È un accordo contrattuale con cui il titolare di un marchio concede a un terzo il diritto di usare quel marchio secondo condizioni precise; serve a regolare ambito territoriale e temporale dell’uso, la natura dei prodotti o servizi coperti, il corrispettivo economico e le modalità di controllo qualitativo per tutelare la reputazione del marchio. Il contratto disciplina anche garanzie, responsabilità, clausole di recesso e soglie di sfruttamento commerciale, permettendo al titolare di monetizzare e diffondere il marchio senza perdere il controllo sulla sua distintività e al licenziatario di sfruttare un segno consolidato sul mercato con certezza giuridica.
Come scrivere una Contratto utilizzo marchio
Un contratto per l’utilizzo di un marchio deve contenere in modo chiaro e completo l’identificazione delle parti contraenti, con indicazione della ragione sociale, della sede legale, dei dati di rappresentanza e, se rilevante, della persona responsabile per l’esecuzione del contratto, e deve specificare espressamente che il marchio rimane di proprietà del titolare, precisando i segni oggetto della licenza con riproduzione grafica e, quando disponibili, i numeri di registrazione, le classi merceologiche secondo la classificazione di Nizza e gli eventuali record di priorità o domande in corso. È indispensabile definire l’oggetto della licenza in termini di segni autorizzati, categorie di prodotti o servizi, canali di distribuzione, modalità d’uso (es. packaging, etichettatura, materiale promozionale, uso digitale), estensione territoriale e limiti temporali, specificando se la licenza è esclusiva, non esclusiva o “solo per certi canali” e se il licenziatario ha facoltà di concedere sublicenze o cedere il contratto; tali limiti devono essere formulati con precisione per evitare ambiguità sull’ambito dei diritti trasferiti. Il contratto deve prevedere condizioni economiche dettagliate: corrispettivi fissi e/o variabili, modalità di calcolo delle royalty, periodi di riferimento, minimi garantiti, termini e modalità di fatturazione e pagamento, interessi di mora, obblighi contabili del licenziatario, diritto di accesso e audit da parte del titolare per verificare i ricavi e le dichiarazioni, e il regime fiscale applicabile, nonché eventuali garanzie bancarie o cauzioni. Deve inoltre stabilire regole rigorose di controllo della qualità da parte del titolare finalizzate a tutelare la reputazione del marchio e a prevenire la decadenza; queste regole comprendono standard qualitativi, procedure di approvazione preventiva di campioni, design e materiali, tempi e modalità per l’approvazione, ispezioni periodiche, obblighi del licenziatario di conformità a linee guida grafiche e specifiche tecniche allegate come allegati o manuali di brand, nonché conseguenze in caso di appare rilevata non conformità, inclusa la possibilità di sospendere la licenza fino alla rettifica. Occorre disciplinare espressamente la titolarità della proprietà intellettuale e i rapporti su migliorie e sviluppi: si deve stabilire che ogni segno rimane di proprietà del titolare, come saranno trattati eventuali neologismi o design sviluppati dal licenziatario, se tali sviluppi verranno acquisiti dal titolare e con quali modalità di trasferimento dei diritti e compensi. Vanno inserite clausole sulle garanzie e sulle responsabilità: dichiarazioni del licenziante sull’esistenza e sulla validità del marchio, assenza di conflitti o oneri, e del licenziatario sulla capacità di svolgere l’attività; impegni di indennizzo per violazioni di terzi, per danni derivanti da uso scorretto, per violazione di norme di sicurezza o compliance; limiti di responsabilità laddove ammessi dal diritto applicabile e clausole sulle assicurazioni minime da tenere attive a copertura dei rischi connessi all’uso del marchio. Devono essere previste regole e procedure per la tutela e la difesa del marchio: obbligo delle parti di informarsi e cooperare in caso di contraffazione o violazione da parte di terzi, determinazione della parte che assume l’onere di iniziare azioni legali, criteri per la gestione delle azioni (se il licenziante decide di intraprendere azioni legali deve definire se il licenziatario può partecipare e con quali costi a carico), ripartizione delle spese legali e degli eventuali proventi derivanti da procedimenti in tema di marchio, e clausole che consentano al titolare di intervenire immediatamente per tutela del marchio, con diritto a danni in caso di mancata collaborazione del licenziatario. È essenziale disciplinare i rimedi in caso di inadempimento: obbligo di messa in mora e termini di rimedio, diritto di sospendere o risolvere il contratto, misure di emergenza come Decreto ingiuntivo o richiesta di sequestro dei prodotti, previsione di un periodo di vendita o smaltimento per le scorte rimaste (sell-off) se previsto, e le azioni obbligatorie alla cessazione della licenza, come la distruzione o restituzione di materiali che recano il marchio e il divieto di continuare ad usare segni confondibili. Vanno incluse clausole su riservatezza e trattamento dei dati, con obblighi di non divulgazione delle informazioni commerciali e tecniche scambiate durante la collaborazione, nonché specifiche sulla comunicazione a terzi e su attività pubblicitarie che coinvolgono il marchio, con necessità di approvazione preventiva delle campagne di marketing e delle dichiarazioni di affiliazione per evitare pratiche ingannevoli. Devono essere previste norme relative alla cessione e all’assegnazione del contratto, indicando se e in quali condizioni è possibile trasferire i diritti o obblighi ad altre società, e regole specifiche in caso di cambiamento di controllo del licenziatario; analogamente si dovranno regolare le conseguenze dell’insolvenza, della liquidazione o di procedure concorsuali. La disciplina delle comunicazioni formali e degli indirizzi per le notifiche è fondamentale, così come la scelta della legge applicabile e del foro competente o dell’arbitrato per la risoluzione delle controversie; vanno indicate le modalità e i limiti per eventuali modifiche contrattuali, che normalmente richiedono forma scritta per validità. Completano il contratto clausole di salvaguardia come separabilità di disposizioni invalide, rinunce parziali, durata dell’efficacia delle disposizioni che devono sopravvivere alla cessazione (come indennizzi, obblighi di pagamento, riservatezza e obblighi relativi alla tutela del marchio), nonché allegati tecnici e amministrativi imprescindibili: elenco puntuale dei marchi/licenze autorizzate con riproduzioni, manuale di identità visiva, listino e schema di rendicontazione e auditing, esempi di etichette e materiali promozionali soggetti ad approvazione. Infine, il contratto dovrebbe prevedere clausole pratiche relative all’esecuzione quotidiana dell’accordo come i processi di approvazione dei materiali, i tempi massimi per il rilascio dei consensi, i punti di contatto operativi e le modalità di gestione delle violazioni minori e ricorrenti, in modo da rendere operativo e applicabile l’accordo e proteggere il valore del marchio nel tempo.
Esempio Contratto utilizzo marchio
CONTRATTO DI CONCESSIONE DIRITTO DI UTILIZZO DEL MARCHIO
Tra
1) _____________, con sede legale in _____________, codice fiscale/partita IVA _____________, rappresentata da _____________ in qualità di _____________ (di seguito “Licenziante”);
e
2) _____________, con sede legale in _____________, codice fiscale/partita IVA _____________, rappresentata da _____________ in qualità di _____________ (di seguito “Licenziatario”);
Premesso che
a) Il Licenziante è titolare del marchio denominativo/figurativo ______________________________ (registrazione n. _____________, data di registrazione _____________) (di seguito “Marchio”);
b) Il Licenziante è disposto a concedere al Licenziatario il diritto di utilizzare il Marchio secondo i termini e le condizioni di seguito specificati;
Si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1 – Definizioni
Ai fini del presente Contratto, salvo ove diversamente previsto, si intendono per:
a) “Prodotti”: _____________;
b) “Servizi”: _____________;
c) “Territorio”: _____________;
d) “Periodo”: il periodo di validità del presente Contratto come definito nell’Articolo 4.
Articolo 2 – Oggetto della concessione
2.1 Il Licenziante concede al Licenziatario, che accetta, il diritto non esclusivo/esclusivo (barrare la voce applicabile) di utilizzare il Marchio per la promozione, la commercializzazione e la vendita dei Prodotti/Servizi nel Territorio, secondo i termini del presente Contratto.
2.2 La concessione include l’uso del Marchio su materiali di imballaggio, etichette, pubblicità, materiale promozionale e supporti digitali relativi ai Prodotti/Servizi, salvo diversa indicazione.
Articolo 3 – Limitazioni d’uso
3.1 Il Licenziatario utilizzerà il Marchio esclusivamente per i Prodotti/Servizi autorizzati e nel rispetto delle specifiche e delle linee guida di qualità comunicate dal Licenziante.
3.2 È vietato ogni uso del Marchio in combinazione con marchi o denominazioni che possano causare confusione o ledere l’immagine del Licenziante.
3.3 Il Licenziatario non potrà cedere, trasferire o concedere sub-licenze del presente diritto senza il preventivo consenso scritto del Licenziante, salvo diversa pattuizione: _____________.
Articolo 4 – Durata e decorrenza
4.1 Il presente Contratto ha efficacia a decorrere dal _____________ e avrà durata di _____________ anni, salvo risoluzione anticipata secondo quanto previsto.
4.2 Alla scadenza, il Contratto si intenderà rinnovato automaticamente per ulteriori periodi di _____________ salvo disdetta scritta di una delle Parti da comunicarsi con preavviso di _____________ giorni.
Articolo 5 – Corrispettivi e pagamenti
5.1 In cambio della concessione del diritto, il Licenziatario corrisponderà al Licenziante:
– royalty pari al ____% sul prezzo netto di vendita dei Prodotti/Servizi;
e/o
– canone fisso di € _____________ da pagarsi con cadenza _____________;
e/o
– importo una tantum di € _____________.
5.2 I pagamenti saranno effettuati entro _____________ giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente del Licenziante: IBAN _____________, Banca _____________.
5.3 Sulle somme dovute, in caso di ritardo, matureranno interessi di mora pari al tasso legale aumentato di ______ punti percentuali.
5.4 Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA e di eventuali imposte locali, a carico del Licenziatario.
Articolo 6 – Controllo qualità e materiali
6.1 Il Licenziatario si impegna a mantenere standard di qualità dei Prodotti/Servizi conformi alle specifiche tecniche indicate dal Licenziante e agli standard di settore.
6.2 Il Licenziatario consentirà al Licenziante di effettuare ispezioni periodiche, previo preavviso di _____________ giorni, per verificare la conformità della produzione e dell’uso del Marchio.
6.3 Il Licenziatario invierà al Licenziante, su richiesta, campioni dei Prodotti/Servizi e materiale promozionale per approvazione preventiva.
Articolo 7 – Proprietà intellettuale
7.1 Il Licenziante conserva tutti i diritti di proprietà sul Marchio e su ogni relativo segno distintivo. Il presente Contratto non trasferisce alcun titolo di proprietà al Licenziatario.
7.2 Il Licenziatario dovrà apporre il simbolo ©/® o altro indicativo del titolo del Marchio come indicato dal Licenziante, ove richiesto dalla normativa applicabile.
Articolo 8 – Tutela contro contraffazione e violazioni
8.1 Il Licenziatario dovrà informare immediatamente il Licenziante di qualsiasi uso non autorizzato del Marchio o di qualsiasi violazione che venga a sua conoscenza.
8.2 Le Parti concorderanno le azioni da intraprendere per la tutela del Marchio. Le spese per eventuali azioni legali saranno a carico di: _____________, salvo diverso accordo scritto.
8.3 Il Licenziante avrà il diritto esclusivo di decidere sulla promozione e sul coordinamento di ogni azione giudiziaria relativa al Marchio.
Articolo 9 – Dichiarazioni e garanzie
9.1 Il Licenziante dichiara di essere legittimo titolare del Marchio ed è autorizzato a concedere la presente licenza.
9.2 Il Licenziatario dichiara di avere le capacità tecniche, finanziarie e organizzative per commercializzare i Prodotti/Servizi nel rispetto del presente Contratto.
Articolo 10 – Indennizzo
10.1 Il Licenziatario si impegna a tenere indenne e manlevare il Licenziante da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa derivante dall’uso improprio o non conforme del Marchio da parte del Licenziatario.
10.2 Il Licenziante si impegna a tenere indenne il Licenziatario da pretese relative a violazioni di diritti di terzi derivanti dall’uso legittimo del Marchio, salvo che tali pretese derivino da modifiche apportate dal Licenziatario senza autorizzazione.
Articolo 11 – Responsabilità
11.1 Salvo dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva di ciascuna Parte derivante dal presente Contratto non potrà eccedere l’importo totale delle royalty versate nei _____________ mesi precedenti l’evento dannoso.
11.2 Nessuna delle Parti sarà responsabile per danni indiretti, speciali o consequenziali.
Articolo 12 – Risoluzione
12.1 Il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, previa comunicazione scritta, in caso di inadempimento grave da parte dell’altra Parte, non sanato entro _____________ giorni dalla ricezione di formale richiesta di adempimento.
12.2 Il Contratto potrà altresì essere risolto in caso di fallimento, liquidazione o insolvenza di una delle Parti, nonché in caso di trasferimento di controllo societario del Licenziatario senza il consenso scritto del Licenziante.
Articolo 13 – Effetti della cessazione
13.1 Alla cessazione o risoluzione del presente Contratto per qualsiasi causa, il Licenziatario cesserà immediatamente ogni uso del Marchio, ritirerà dal commercio i materiali promozionali non conformi e, previa richiesta del Licenziante, distruggerà o restituirà tutti i materiali recanti il Marchio.
13.2 Rimarranno inefficaci eventuali diritti maturati in capo alle Parti fino alla data di cessazione e le clausole di natura intangibile resteranno valide ai sensi del presente Contratto.
Articolo 14 – Riservatezza
14.1 Le Parti si obbligano a mantenere riservate tutte le informazioni confidenziali ricevute in relazione al presente Contratto e a non divulgarle a terzi senza il consenso scritto della Parte divulgante, salvo obblighi di legge.
14.2 L’obbligo di riservatezza perdurerà per _____________ anni dalla cessazione del Contratto.
Articolo 15 – Cessione
15.1 Il Licenziatario non potrà cedere o trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Contratto senza il previo consenso scritto del Licenziante, fatta eccezione per cessioni a società del gruppo/cessioni a titolo di garanzia (barrare se applicabile) _____________.
Articolo 16 – Comunicazioni
16.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e inviata ai seguenti indirizzi:
Per il Licenziante: _____________;
Per il Licenziatario: _____________.
16.2 Le comunicazioni si considereranno valide se inviate a mezzo raccomandata A/R, PEC, posta elettronica certificata, o a mezzo corriere con ricevuta di consegna.
Articolo 17 – Legge applicabile e foro competente
17.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
17.2 Per ogni controversia derivante dal presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di _____________, salvo diverso accordo tra le Parti per la mediazione/ADR.
Articolo 18 – Varie
18.1 Il presente Contratto costituisce l’intero accordo tra le Parti in relazione all’oggetto e sostituisce ogni precedente intesa scritta o orale.
18.2 Qualsiasi modifica dovrà essere concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.
18.3 Se una qualsiasi disposizione del Contratto dovesse essere ritenuta nulla o inefficace, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni, che continueranno a produrre i loro effetti.
Articolo 19 – Clausole di salvaguardia
19.1 Le Parti dichiarano che le clausole relative a proprietà intellettuale, riservatezza, responsabilità, indennizzi e effetti della cessazione sopravvivono alla scadenza o risoluzione del presente Contratto per il periodo necessario alla loro esecuzione.
Firme
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data: _____________
Per il Licenziante
Nome: _____________
Firma: _____________
Titolo: _____________
Per il Licenziatario
Nome: _____________
Firma: _____________
Titolo: _____________