Un contratto per utilizzo brevetto, detto anche licenza brevettuale, è l’accordo con cui il titolare di un brevetto concede a un terzo il diritto di sfruttare commercialmente l’invenzione protetta secondo condizioni stabilite dalle parti. Serve a trasferire solo l’autorizzazione all’uso — in modo esclusivo o non esclusivo, per un territorio, un periodo e ambiti d’uso definiti — senza cedere la proprietà del brevetto, permettendo al licenziatario di produrre, vendere o sfruttare l’invenzione mentre il titolare riceve un corrispettivo, spesso sotto forma di royalty. Nel contratto si disciplinano anche gli obblighi di mantenimento e difesa del brevetto, la gestione delle eventuali violazioni, la ripartizione dei diritti su sviluppi o miglioramenti, le garanzie, le clausole di riservatezza e le condizioni di risoluzione, così da ridurre il rischio commerciale e normativo per entrambe le parti e facilitare la valorizzazione dell’innovazione.
Come scrivere Contratto per utilizzo brevetto
Un contratto per l’utilizzo di un brevetto deve contenere una descrizione chiara e inequivocabile delle parti coinvolte, con indicazione di ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, sede legale e, se del caso, riferimenti alle affiliate autorizzate a esercitare i diritti concessi. È indispensabile includere una definizione precisa dei brevetti oggetto della licenza: numeri di brevetto, titoli, stati nei quali i brevetti sono validi, date di deposito e di concessione, eventuali domande pendenti, designazioni o priorità, e un allegato che elenchi tutti i documenti di riferimento in modo che non sorgano dubbi sul perimetro dei diritti concessi. Occorre altresì definire la portata della licenza attraverso una clausola che specifichi la natura del diritto concesso (licenza esclusiva, non esclusiva, esclusiva per territorio o per campo d’impiego), l’ambito territoriale entro il quale può essere sfruttato il brevetto, i limiti di campo d’uso e qualsiasi esclusione o riserva del titolare originario.
Il contratto deve determinare la durata della licenza, indicando la data di entrata in vigore e i termini di scadenza, le condizioni e le modalità di rinnovo o di proroga automatica, nonché le ipotesi e le conseguenze di risoluzione anticipata per inadempimento o eventi specifici. Le obbligazioni economiche devono essere dettagliate con precisione: importo e natura dei corrispettivi (pagamento iniziale, canone minimo periodico, royalties calcolate su vendite lorde o nette), modalità di calcolo della base imponibile (definizione di “Net Sales” o altra grandezza di riferimento), scontistiche deducibili, franchigie, tempi e modalità di fatturazione e pagamento, valuta applicabile, tassi di interesse per ritardi, obblighi di deposito o di garanzia e clausole relative ai pagamenti sulle sublicenze, comprensive di percentuali di revenue share e meccanismi di rendicontazione. Devono essere previste modalità di controllo contabile: periodicità delle rendicontazioni, contenuto minimo dei report tecnici e commerciali, diritto di audit con modalità, termine per la contestazione dei conteggi e conseguenze per discrepanze accertate.
È necessario disciplinare la gestione della proprietà intellettuale: il contratto deve stabilire che la titolarità dei brevetti resta in capo al licenziante, l’obbligo di mantenere in vigore i brevetti, chi è responsabile delle spese di mantenimento, delle tasse di rinnovo e delle azioni di opposizione o di estensione in paesi terzi, e chi detiene il controllo e il diritto di condurre azioni di nullità o di contenzioso in caso di contraffazione. La regolazione dei diritti di difesa contro la contraffazione deve precisare se il licenziatario ha il diritto ed il dovere di agire contro terzi che violano i diritti concessi, se il licenziante può partecipare o condurre l’azione, come vengono ripartite le spese di contenzioso e gli eventuali proventi derivanti dall’azione legale, e le condizioni per il rilascio di licenze a terzi per violazioni pregresse. Vanno inoltre previste clausole che disciplinino la collaborazione nella fase di ricerca e sviluppo, la gestione di miglioramenti e know‑how sviluppati durante la durata della licenza, con indicazione di eventuali obblighi di segnalazione, diritti di proprietà sui miglioramenti, obblighi di licenza reciproca o grant‑back, e modalità di trasferimento delle informazioni tecniche essenziali al pieno sfruttamento del brevetto.
Le garanzie e le dichiarazioni delle parti sono elementi fondamentali: il licenziante deve dichiarare di essere titolare dei diritti oggetto della concessione, di non aver gravato i brevetti con diritti di terzi che impediscano l’utilizzo concesso, e di non essere a conoscenza di violazioni pendenti che ne compromettano l’uso; il licenziatario può dover dichiarare capacità finanziaria e competenze tecniche per lo sfruttamento. La limitazione di responsabilità e le clausole di indennizzo devono essere dettagliate, specificando i rischi coperti, eventuali esclusioni (per dolo o colpa grave), massimali di responsabilità, e obblighi di assicurazione a carico delle parti. È importante prevedere la gestione della riservatezza e delle informazioni confidenziali e distinguere tra i dati coperti da segreto commerciale e quelli coperti da diritti brevettuali, con durata degli obblighi di confidenzialità anche dopo la scadenza o la risoluzione del contratto.
Devono essere chiarite le condizioni di sublicenza e di trasferimento: se e come il licenziatario può concedere sublicenze, le condizioni economiche relative alle sublicenze, il controllo preventivo o l’approvazione del licenziante, e le conseguenze di cessioni di ramo d’azienda o cambi di controllo societario. È utile prevedere obblighi di marcatura dei prodotti, di adeguata comunicazione al mercato sulla presenza di brevetti, obblighi relativi alla conformità normativa ed all’applicazione di leggi su export control e sanzioni, nonché clausole di compliance con normative antibribery e anticorruzione.
Il contratto dovrebbe disciplinare le modalità di risoluzione delle controversie, specificando il foro competente o il ricorso a procedure arbitrali, la legge applicabile, la possibilità di misure provvisorie o ingiunzioni per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, e eventuali meccanismi di risoluzione rapida di contenziosi tecnici. È opportuno inserire clausole standard di carattere contrattuale come la definizione delle notifiche e dei termini di comunicazione, la possibilità di modifica e integrazione dell’accordo mediante scrittura firmata, clausole di salvaguardia sulla separabilità delle disposizioni invalide, la sopravvivenza delle obbligazioni essenziali dopo la cessazione dell’accordo (ad es. pagamenti dovuti, obbligo di confidenzialità, limitazioni d’uso), e l’intero accordo che ingloba gli allegati e gli accordi precedenti.
Infine, è utile allegare al contratto documenti tecnici e amministrativi: il corpus dei brevetti con copie dei titoli, una descrizione tecnica e di background del brevetto, il piano commerciale o di sfruttamento se rilevante, tabelle di royalty e moduli di rendicontazione, istruzioni per i pagamenti e coordinate bancarie, e eventuali politiche operative relative al controllo qualità e al branding. Un’attenzione particolare va posta alla chiarezza delle definizioni contrattuali e alla coerenza tra le clausole tecniche ed economiche per evitare ambiguità che possano dar luogo a contestazioni future.
Esempio Contratto per utilizzo brevetto
CONTRATTO DI LICENZA D’USO DI BREVETTO
Tra
1) _____________, con sede legale in _____________, codice fiscale/partita IVA _____________, rappresentata da _____________ in qualità di _____________ (di seguito “Licenziante”);
e
2) _____________, con sede legale in _____________, codice fiscale/partita IVA _____________, rappresentata da _____________ in qualità di _____________ (di seguito “Licenziatario”);
Premesso che
a) Il Licenziante è titolare del brevetto denominato _____________, titolo del brevetto: _____________, numero di brevetto: _____________, data di deposito: _____________, data di concessione (se applicabile): _____________ (di seguito, collettivamente, il “Brevetto”);
b) Il Licenziante è disposto a concedere al Licenziatario una licenza per l’utilizzo del Brevetto secondo i termini e le condizioni del presente contratto;
Si conviene e stipula quanto segue:
1. Definizioni
Ai fini del presente contratto:
a) “Prodotti Licenziati” significa _____________;
b) “Territorio” significa _____________;
c) “Periodo di Licenza” significa il periodo compreso tra la Data di Efficacia e la Data di Scadenza come definiti al punto 3;
d) “Data di Efficacia” significa _____________;
e) “Data di Scadenza” significa _____________;
f) Altre definizioni specifiche: _____________.
2. Oggetto della licenza
2.1 Il Licenziante concede al Licenziatario, che accetta, una licenza _____________ (esclusiva / non esclusiva / esclusiva per settore / non trasferibile) per utilizzare il Brevetto nei limiti dei diritti specificati nel presente contratto.
2.2 La licenza comprende i diritti di: _____________.
2.3 Sono espressamente esclusi dalla licenza: _____________.
3. Durata e territorio
3.1 La presente licenza ha efficacia a decorrere dalla Data di Efficacia e permane fino alla Data di Scadenza, salvo risoluzione anticipata nei casi previsti dal presente contratto.
3.2 Il diritto concesso è valido esclusivamente nel Territorio.
4. Corrispettivi e modalità di pagamento
4.1 In considerazione della licenza concessa, il Licenziatario corrisponderà al Licenziante:
a) Un pagamento iniziale onnicomprensivo pari a _____________ (___________) pagabile entro _____________ giorni dalla Data di Efficacia;
b) Royalties calcolate come segue: _____________ (es. percentuale _____% sul prezzo di vendita netto / importo per unità pari a _____________);
c) Minimo annuale garantito (se applicabile): _____________;
d) Altri pagamenti e milestone (se applicabili): _____________.
4.2 Termini di pagamento: tutti i pagamenti dovranno essere effettuati in _____________ (moneta) entro _____________ giorni dalla data della fattura mediante _____________.
4.3 Ritardo nei pagamenti: in caso di ritardo, il Licenziatario sarà tenuto a corrispondere interessi di mora pari a _____________% annuo oltre le spese di recupero.
5. Rendicontazione e ispezioni
5.1 Il Licenziatario fornirà al Licenziante rendiconti periodici relativi alle vendite dei Prodotti Licenziati entro _____________ giorni dalla chiusura di ciascun periodo riferito a: quantità vendute, prezzi unitari, ricavi netti e calcolo delle royalties dovute.
5.2 Il Licenziante avrà il diritto, una volta all’anno (o con diversa frequenza _____________), di nominare un revisore indipendente per verificare la correttezza dei rendiconti. Le verifiche saranno effettuate previa comunicazione scritta di almeno _____________ giorni e durante l’orario lavorativo. Eventuali discrepanze superiori a _____________% comporteranno il rimborso delle spese di verifica da parte del Licenziatario.
6. Obblighi del Licenziatario
6.1 Il Licenziatario si impegna a:
a) Commercializzare, distribuire e/o utilizzare attivamente i Prodotti Licenziati secondo piani aziendali ragionevoli e diligenti;
b) Rispettare tutte le leggi e normative applicabili riguardanti i Prodotti Licenziati;
c) Non creare diritti in favore di terzi sul Brevetto se non espressamente autorizzato per iscritto dal Licenziante;
d) Mantenere registri accurati delle operazioni relative al Brevetto e ai Prodotti Licenziati.
7. Sublicenze e cessione
7.1 Il Licenziatario potrà concedere sublicenze solo previa autorizzazione scritta del Licenziante salvo diversa pattuizione: _____________.
7.2 Eventuali sublicenze saranno soggette agli obblighi del presente contratto e il Licenziatario rimarrà responsabile nei confronti del Licenziante per l’adempimento di tali obblighi.
7.3 Cessione del contratto: il presente contratto non potrà essere ceduto, in tutto o in parte, da una delle Parti senza il previo consenso scritto dell’altra Parte, salvo cessione in favore di società controllate o affiliate se specificato: _____________.
8. Manutenzione, prosecuzione e costi del brevetto
8.1 Il Licenziante si impegna a mantenere in vigore il Brevetto per tutta la durata della licenza, adempiendo gli obblighi di pagamento delle tasse brevettuali e provvedendo alla prosecuzione, salvo diverso accordo: _____________.
8.2 Eventuali costi straordinari relativi alla difesa, mantenimento o prosecuzione del Brevetto saranno a carico di: _____________.
9. Miglioramenti e know‑how
9.1 Qualsiasi miglioramento, sviluppo o modifica del Brevetto realizzato dal Licenziante durante la vigenza del presente contratto sarà di proprietà del Licenziante, salvo diverso accordo scritto _____________.
9.2 Miglioramenti sviluppati dal Licenziatario (se consentiti) saranno soggetti a: _____________ (licenza a titolo gratuito / trasferimento di diritti / licenza preferenziale).
10. Tutela e gestione delle controversie per contraffazione
10.1 Ciascuna Parte darà tempestiva comunicazione all’altra dell’esistenza di qualsiasi contraffazione o violazione nota del Brevetto.
10.2 La gestione e la direzione delle azioni legali per la tutela del Brevetto sarà di competenza di: _____________.
10.3 Le spese di azioni legali e l’eventuale riparto di risarcimenti saranno regolati come segue: _____________.
11. Garanzie e dichiarazioni
11.1 Il Licenziante dichiara e garantisce di essere titolare dei diritti necessari sul Brevetto e che il conferimento della licenza non viola diritti di terzi.
11.2 Salvo quanto espressamente previsto al punto 11.1, il Brevetto è concesso “come visto” e il Licenziante non fornisce altre garanzie, esplicite o implicite, di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.
12. Indennizzo
12.1 Il Licenziatario indennizzerà e terrà indenne il Licenziante da e contro qualsiasi reclamo, perdita, danno, responsabilità, costo e spesa derivante dall’utilizzo dei Prodotti Licenziati da parte del Licenziatario, salvo che tale reclamo sia dovuto a negligenza grave o dolo del Licenziante.
12.2 Il Licenziante indennizzerà il Licenziatario per le violazioni di terzi relative alla titolarità del Brevetto come indicato al punto 11.1 nei limiti di: _____________.
13. Limitazione di responsabilità
13.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell’altra per danni indiretti, consequenziali, perdita di profitto, perdita di dati o danni punitivi, salvo dolo o colpa grave.
13.2 La responsabilità massima complessiva del Licenziante nei confronti del Licenziatario sarà limitata a _____________.
14. Riservatezza
14.1 Le Parti si obbligano a mantenere riservate tutte le informazioni confidenziali ricevute dall’altra Parte in relazione al presente contratto e ad usarle solo per l’esecuzione del presente contratto.
14.2 La durata dell’obbligo di riservatezza è di _____________ anni successivi alla cessazione del presente contratto.
14.3 Le informazioni non saranno considerate confidenziali se: (a) erano già note alla Parte ricevente; (b) sono divenute di pubblico dominio senza violazione; (c) sono state legittimamente ottenute da terzi senza obblighi di riservatezza; (d) devono essere divulgate per legge, previo preavviso alla Parte divulgante ove consentito.
15. Risoluzione
15.1 Il presente contratto potrà essere risolto per inadempimento se la Parte inadempiente non avrà sanato l’inadempimento entro _____________ giorni dalla ricevuta della comunicazione scritta.
15.2 Il Licenziante potrà risolvere il contratto con effetto immediato in caso di insolvenza, fallimento o procedure concorsuali del Licenziatario.
15.3 In caso di risoluzione per inadempimento del Licenziatario, il Licenziante avrà diritto a: _____________.
16. Effetti della cessazione
16.1 Alla scadenza o risoluzione del presente contratto, il Licenziatario cesserà l’uso del Brevetto e delle relative informazioni confidenziali, e provvederà a restituire o distruggere il materiale secondo le istruzioni del Licenziante.
16.2 Restano in vigore le clausole che per loro natura devono sopravvivere alla cessazione (tra cui riservatezza, pagamenti dovuti, indennizzi, limitazioni di responsabilità).
17. Forza maggiore
17.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, purché la Parte interessata notifichi tempestivamente l’altra Parte e adotti misure ragionevoli per ridurre l’impatto dell’evento.
18. Cessione dei diritti su terzi
18.1 Eventuali obblighi fiscali, doganali o di altra natura relativi all’esecuzione del presente contratto saranno a carico di: _____________.
19. Comunicazioni
19.1 Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere fatte per iscritto e inviate ai seguenti indirizzi:
Per il Licenziante: _____________ (indirizzo), PEC/email: _____________, attenzione: _____________.
Per il Licenziatario: _____________ (indirizzo), PEC/email: _____________, attenzione: _____________.
19.2 Le comunicazioni si considerano efficaci se consegnate a mano, a mezzo raccomandata A/R, PEC, o corriere, e saranno considerate ricevute: alla consegna, alla data di ricevuta elettronica, o dopo _____________ giorni dalla spedizione per posta.
20. Legge applicabile e foro competente
20.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
20.2 Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di _____________, salvo diverso accordo scritto tra le Parti per arbitrato.
21. Varie
21.1 Modifiche: qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.
21.2 Invalidità parziale: qualora una clausola del presente contratto sia dichiarata nulla o invalida, le restanti clausole resteranno efficaci e vincolanti; le Parti si impegnano a sostituire la clausola nulla con una valida che meglio realizzi lo scopo economico originale.
21.3 Intero accordo: il presente contratto costituisce l’intero accordo tra le Parti relativamente all’oggetto e prevale su qualsiasi precedente intesa.
22. Allegati
Sono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
Allegato A: Descrizione del Brevetto e relativi documenti _____________;
Allegato B: Specifiche tecniche dei Prodotti Licenziati _____________;
Allegato C: Piani di commercializzazione e milestones (se applicabile) _____________;
Allegato D: Altro _____________.
IN FEDE DI CHE, le Parti hanno sottoscritto il presente contratto in _____________, il _____________.
Per il Licenziante
Nome: _____________
Titolo: _____________
Firma: _______________________
Per il Licenziatario
Nome: _____________
Titolo: _____________
Firma: _______________________